文/宋獻濤 王元博 吳方靜
目次:
一場權屬糾紛的意外結局:法院最終認定專利權不具備合法性基礎
要點一:裁判者可依職權適用誠信原則
要點二:即使專利法沒有明文規定,也不影響誠信原則的適用
要點三:誠信原則不受“法不溯及既往”原則的羈束
違反誠信原則、濫用權利的維權行為不會得到支持
結語:無誠信,無以立
01 一場權屬糾紛的意外結局:法院最終認定專利權不具備合法性基礎
2026年1月21日,最高人民法院知識產權法庭微信公眾號“新案速遞”欄目發文《申請專利違反誠信原則時專利權屬糾紛的處理》,該文涉及一起專利申請權權屬糾紛上訴案件【(2023)最高法知民終638號,以下簡稱“2023-638號案”】,審理結果出乎各方意料,直接顛覆了涉案專利申請的基礎。
一審法院沿襲傳統審理思路,認為原被告雙方均對訴爭專利作出了創造性貢獻,因此判定雙方共有。具體理由為:訴爭專利申請采用極某公司(一審被告)擁有的兩個新酶與邦某公司(一審原告)擁有的細胞裂解液或菌體重懸液進行生物轉化技術相結合,故邦某公司、極某公司均對訴爭專利申請作出了創造性貢獻,訴爭專利申請權應由對其作出創造性貢獻的邦某公司、極某公司共有。
然而,二審出現了根本性逆轉,最高人民法院不再糾結于權利的歸屬,而是直擊專利申請的根本——發明創造的真實性。法院認為:被請求確認權屬的相關專利申請或者專利權不以真實的發明創造活動為基礎,而是編造、虛構實驗數據,違反誠實信用原則,其涉及的所謂發明創造權益不具備任何合法性基礎,任何人均不得因此獲益,自然也無必要對該專利申請或專利權確認權屬。二審法院在查明事實的基礎上認為,對于訴爭專利申請不應確定權屬,邦某公司(一審原告)等的訴訟請求應予駁回,極某公司(一審被告)亦不應對訴爭專利申請享有權益。
二審判決書認定發明創造的事實基礎是虛構的,在案證據表明訴爭專利申請并非基于真實的發明創造活動,具體理由有二:
第一,經五發明人到庭分別就本案有關事實接受詢問,五人的陳述相互印證,足以說明極某公司并未實際完成訴爭專利申請具體實施方式部分記載的實驗,相關實驗數據系極某公司編造。各方當事人對自極某公司成立至訴爭專利申請日該公司并無實驗條件,以及邦某公司與極某公司在訴爭專利申請的申請日前均未曾用兩個新酶進行實驗的事實均無異議,故可以確認訴爭專利申請具體實施方式部分記載的實驗過程及數據系編造。
第二,訴爭專利申請說明書具體實施方式記載的全部內容均以兩個新酶為基礎,其全部權利要求的保護范圍亦均包括使用兩個新酶的技術方案,而無論是邦某公司還是極某公司在訴爭專利申請日前均未實際使用兩個新酶進行實驗。由于權利要求保護的技術方案應當以說明書為依據,且訴爭專利申請涉及生物制藥領域,技術效果的驗證有賴于實驗數據,故在訴爭專利申請全部具體實施方式均未經實驗驗證的情況下,訴爭專利申請要求保護的全部內容均缺乏合法性基礎。而且,由于專利申請過程中亦不能對實驗數據進行修改或以克服原申請文件的固有缺陷為目的補充實驗數據,故訴爭專利申請不具有成為合法權益的可能性。
顯然,無論邦某公司(一審原告),還是極某公司(一審被告),均未預料到這一結果,這個結局不是任何一方想要的。
這一判決意味著,無論是主張權利的原告,還是被訴的被告,都因專利申請本身的不誠信而無法從中獲益,凸顯了司法對科研誠信的底線堅守。
02 要點一:裁判者可依職權適用誠實信用原則
2023-638號案中,各方當事人并未主動請求適用誠實信用原則,一審判決也未涉及。一審法院按照傳統的審理思路聚焦于訴爭專利應歸一方獨有還是多方共有。但二審法院跳出了“確認權利歸誰”的傳統框架,主動適用誠實信用原則,認定專利權不具備合法性基礎,直接從源頭上否定了權利的合法性,從而無需分析訴爭專利到底應歸哪一方所有。這明確傳遞出一個信號:對于弄虛作假的行為,司法機關可以依職權主動適用誠實信用原則,而不以當事人請求為前提,由此作出更符合法律精神的裁判。
同樣的立場早已體現在國家知識產權局的審查實踐中。2023年修訂的專利法實施細則(以下簡稱“新細則”)第六十九條明確將細則第十一條(誠實信用條款)增列為無效宣告請求的理由,配套的《專利審查指南》第四部分第三章第4節(“無效宣告請求的合議審查”)明確規定,細則第十一條屬于合議組可以依職權進行審查的情形,“專利權的取得明顯違背誠實信用原則的,合議組可以引入專利法實施細則第十一條的無效宣告理由進行審查。”
可以預見的是,對于弄虛作假的行為,行政機關和司法機關以后會頻頻亮劍,積極干預,所以,非正常專利申請的“權利人”以后可就要當心了。英美法有“潔手原則”(the Principle of Clean Hand),我國有誠實信用原則,誰都不能以自己的不法行為主張權利和獲益。
03 要點二:即使專利法沒有明文規定,也不影響誠信原則的適用
2021年之前,我國專利法和實施細則中沒有違反誠實信用原則的專門條款。2020年修正的專利法(2020年6月1日起施行)第二十條引入了誠實信用原則,規定申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則。2023年修訂的專利法實施細則(2024年1月20日起施行)第十一條除了強調申請專利應當遵循誠實信用原則之外,更是要求“提出各類專利申請應當以真實發明創造活動為基礎,不得弄虛作假”。2023年修訂的細則第六十九條明確將細則第十一條增列為無效宣告請求的理由。
2023-638號案中,訴爭專利申請日為2020年5月28日,在2008年修正的專利法施行日(2009年10月1日)之后、2020年修正的專利法施行日(2020年6月1日)之前,在2010年修訂的專利法實施細則施行日(2010年2月1日)之后、2023年修訂的專利法實施細則施行日(2024年1月20日)之前。鑒于此,法院認為,“本案原則上應適用2008年修正的專利法和2010年修訂的專利法實施細則。”
但二審判決書話鋒一轉:雖然本案適用的2008年修正的專利法尚未明確規定誠實信用原則,但訴爭專利申請時適用的《中華人民共和國民法總則》第七條規定:“民事主體從事民事活動,應當遵循誠信原則,秉持誠實,恪守承諾。”據此,專利權作為一種基本的民事權利,在其申請和行使階段,也應當遵循誠實信用原則。況且,2008年修正的專利法有關“說明書應當對發明、實用新型作出清楚、完整的說明”的規定亦體現了申請專利應當遵循誠實信用原則。故2008年修正的專利法未明確規定“申請專利應當遵循誠實信用原則”不影響本院依據誠信原則審理本案。
雖然2008年修正的專利法中沒有規定誠實信用原則,但訴爭專利申請時的民法總則是有明確規定的,所以,二審法院將當時的民法總則第七條和專利法第二十六條進行結合,最終依據誠信原則進行審理,認定專利權不具備合法性基礎。
此前,2025年3月12日,最高人民法院知識產權法庭的微信公眾號推送了一篇文章《集成電路布圖設計申請登記應恪守誠信原則》,此文涉及一起集成電路布圖設計撤銷行政糾紛上訴案件【(2022)最高法知行終472號,以下簡稱“2022-472號案”】。雖然《集成電路布圖設計保護條例實施細則》并未規定誠信原則,但最高人民法院堅持認為,違反誠信原則,騙取布圖設計專有權,應承擔不利的法律后果,我們可以看一下法院的說理:
誠信是民事法律關系的基本原則。《中華人民共和國民法典》第七條規定:“民事主體從事民事活動,應當遵循誠信原則,秉持誠實,恪守承諾”。一方面,知識產權作為民事權利,其取得、行使和處分,均應當符合誠信原則;另一方面,誠信原則作為法治社會的一項基本原則,在行政法律關系中也應同樣適用。在知識產權行政管理領域,對于須經行政授權或登記才能取得的知識產權,我國相關知識產權法律法規對于當事人取得知識產權的行為亦規定了誠信要求;對于嚴重違反誠信,不當取得的知識產權,不應給予保護。例如,《中華人民共和國專利法》第二十條規定:“申請專利和行使專利權應當遵循誠實信用原則”。《中華人民共和國專利法實施細則》(以下簡稱專利法實施細則)第十一條規定:“申請專利應當遵循誠實信用原則。提出各類專利申請應當以真實發明創造活動為基礎,不得弄虛作假”。專利法實施細則第六十九條進一步將違反上述第十一條規定的行為作為專利權的無效宣告理由。盡管2001年起施行的布圖設計條例沒有相應明文規定誠信原則,但相關法律精神和要求是一致的,即當事人申請登記獲得布圖設計專有權,亦應遵循誠信要求,并應對其違反誠信的行為承擔相應的不利后果。
最高人民法院在2023-638號案中以申請日為標準選擇適用2008年修正的專利法、2010年修訂的專利法實施細則以及民法總則第七條,但在2022-472號案中沒有選擇適用申請日時施行的民法通則(第四條規定了誠實信用原則),而是直接引用了糾紛當時的民法典、專利法、專利法實施細則的相關規定。兩案雖在援引法律路徑上略有差異,但殊途同歸,彰顯了誠信原則的基礎性地位。
04 要點三:誠信原則不受“法不溯及既往”原則的羈束
2024年1月20日起施行的新細則將違反誠信原則明確列為無效理由,隨之而來的是,實踐中產生了新規能否“溯及既往”清算之前專利申請的討論。
國家知識產權局以誠實信用原則宣告專利權無效首案發布后,表達了可以“溯及既往”清算之前專利申請的立場。魏征老師于2025年3月13日在知產前沿發文《專利確權程序中法條競合法律適用的思考——以第583749號無效宣告請求審查決定為研究案例》,認為“按照法不溯及既往的原理,也不應優先適用細則第11條”。對此,筆者于2025年3月18日在知產前沿撰文《也談新細則第11條無效宣告專利第一案中的法條競合——兼與魏征老師商榷》回應,認為“法不溯及既往”原則不是對誠實信用原則的束縛。
專利權人無錫某公司可能注意到了上述觀點紛爭,在一審行政訴訟程序中提出“法不溯及既往”的抗辯理由,希望引起法官的共鳴。近日,北京知識產權法院作出一審判決【(2025)京73行初17426號】,在列明新細則第十一條和過渡辦法第九條的規定后,明確指出:
在過渡辦法已經明確,對于已授權專利,可以依照專利法實施細則第十一條的規定,以違背誠實信用原則請求宣告其無效的情況下,“法不溯及既往”原則并不適用本案法律適用之情形。
該立場與最高人民法院在2023-638號案及2022-472號案中的精神一脈相承。誠信原則作為貫穿法律體系的基礎性原則,其適用不應被“法不溯及既往”原則所束縛。
目前尚不知道無錫某公司是否提起了上訴,但我們期待最高人民法院對“法不溯及既往”原則和誠實信用原則的關系做出論斷。
從上述最高院2023-638號案來看,即使專利申請日時施行的專利法和實施細則沒有明文規定誠信原則,也不影響法院依職權根據民法總則適用誠信原則;從上述最高院2022-472號案來看,即使集成電路布圖設計申請日時施行的布圖設計條例沒有明文規定誠信原則,也不影響法院依職權根據民法典適用誠信原則。這表明,誠信原則的適用,不會因特定部門法的立法空白而退位。由此可推知,在新專利法施行日(2020年6月1日)或新細則施行日(2024年1月20日)之后,誠信原則更不可能囿于“法不溯及既往”原則而裹足不前。“法不溯及既往”是一項通常適用于行為發生時的邏輯規則,并不構成對誠信原則這一基本法律原則的限制。北京知識產權法院判決書傳遞的信號很清晰地表明,在法律法規有特別規定或授權的情況下(如新細則及其過渡辦法明確允許適用),法不溯及既往原則在此無用武之地。
從上述三份法院判決來看,誠信原則并非為專利法、集成電路布圖設計保護條例等特定知識產權法律所獨有,而是貫穿整個法律體系的基本原則,在民事、行政法律關系中皆應貫徹適用。即使當時施行的部門法無明文規定,但在上位法中有依據,就可以適用。無論是專利申請時的《民法通則》《民法總則》,還是裁判時的《民法典》,亦或是《專利法》和《專利法實施細則》修改對于誠信原則的明確規定,其目的均是為了維護基本的法律秩序與誠信底線。
最高院2023-638號案雖然是一個權屬糾紛案件,但判決書已經認定涉案專利申請權不具備合法性基礎。盡管目前涉案專利申請尚在審查過程中,但可以預見的是,國家知識產權局很可能直接適用誠信原則,駁回該申請。
“?不誠信,無以立?。”只有建立在真實的發明創造活動之上的知識產權,才具備受到法律保護的合法性基礎。缺乏真實創新活動基礎的“專利”,即使已經開花結果,也不具備合法性基礎,“法不溯及既往”原則無法為其創設豁免空間。
05 違反誠信原則、濫用權利的維權行為不會得到支持
知產前沿于2025年1月13日發布《制造業首例涉SEP“專利埋伏”案!最高法終審認定:參與國標制定卻未披露標準必要專利,事后維權構成權利濫用》一文,該文基于一起涉及電纜領域標準必要專利(SEP)的侵權糾紛案【(2023)最高法知民終2685號,以下簡稱“2023-2685號案”】。
2023-2685號案中,專利權人最初在參與31840號國家標準(2015)制定的編制過程中,未依照相關規定披露其擁有的涉案專利信息,亦未作出許可聲明。但之后,其法定代表人于2023年10月26日在填寫該標準修訂的征求意見稿的《必要專利實施許可聲明表》時卻填寫了涉案專利,包括專利號、專利名稱,其中“必要權利要求”中列明了涉案專利的權利要求1。原告在訴訟中,又主張涉案專利不屬于31840號國家標準(2015)的標準必要專利。
一審法院認為,被訴侵權技術方案未落入涉案專利權的保護范圍,據此判決駁回原告的訴訟請求。
在二審中,最高人民法院經過詳細的技術比對,認定被告生產的電纜技術方案已實際落入涉案專利權利要求1、4的保護范圍。但最高人民法院認為,即便技術落入保護范圍,必須審查原告維權行為的合法性基礎。因專利權人在參與標準制定時存在“隱瞞專利”的惡意不作為,其維權主張缺乏正當性,原告的行為明顯違反誠信原則,構成權利濫用。最高人民法院判決,一審法院在認定事實、適用法律上均有錯誤,但裁判結果正確,故駁回原告全部訴訟請求,維持原判。
06 結語:不誠信,無以立
綜上,可以提煉出知識產權案件適用誠實信用原則的三個要點:
1.它是“尚方寶劍”,而非被動條款,裁判機關可在必要時依職權?主動適用?;
2.它是“上位原則”,是貫通民事、行政法律體系的根本法律精神,其適用不以部門法有無明文規定為前提;
3.它是“穿透性準繩”,在遏制弄虛作假獲取權利的行為時,其效力穿透了“法不溯及既往”的一般時間性限制。
司法機關與行政機關通過對誠實信用原則的積極適用,旨在從根本上規范并重塑專利申請秩序,遏制以弄虛作假方式獲取權利的行為,為我國創新制度的健康發展筑牢誠信根基。
特別聲明
本文及其內容僅為交流探討目的,均為律師個人觀點,不代表乾成律師事務所或其律師出具的法律意見、建議或決策依據。本文任何文字、圖片、音視頻等內容,未經授權不得轉載。如需轉載或引用,請聯系公眾號后臺取得授權,并于轉載時明確注明來源及作者信息。
往期推薦
2024年度專利復審無效典型案件決定要點7解讀 | 乾言知產
2024年度專利復審無效典型案件決定要點8解讀 | 乾言知產
2024年度專利復審無效典型案件決定要點9解讀 | 乾言知產
2024年度專利復審無效典型案件決定要點11解讀 | 乾言知產
2024年度專利復審無效典型案件決定要點12解讀 | 乾言知產
2024年度專利復審無效典型案件決定要點14解讀 | 乾言知產


